“反向混淆”情形下的侵权赔偿问题一直是社会各界关注的话题，随着“米家案”的推进，该话题又重回公众视线。本文认为在权利人损失标准、侵权人获利标准、商标许可费倍数标准无法或难以适用在“反向混淆”情形下，法院从法定赔偿的角度出发，结合原告对商标的成本投入及主观意图，正确理解在后商标使用人的获利、在先商标权利人的损失与涉案标识使用之间的因果关系，以及消费者的购买心理，最终作出能够实现各方利益平衡的判赔额。
“反向混淆”概念起源于美国的司法判例，通说指商标权人的商标被在后使用者广泛使用后，商标与在后使用者的联系更为密切，使相关公众误认为商标权人的商品或服务源自在后使用人【1】。由于我国法律并未明文规定“反向混淆”，也未在法律中规定“反向混淆”情形下侵权赔偿数额的确定方法，司法实践中法院往往会直接按照“正向混淆”情形的裁判方法确定侵权赔偿数额。但由于“反向混淆”的特殊性，机械适用“正向混淆”的规则往往会造成不合理高额赔偿的结果，而且从“冰点案”、“蓝色风暴案”，到“新百伦案”、“卡斯特案”，法院在计算侵权赔偿时因没有达成相对统一的标准，甚至出现一二审法院同案不同判的情况。因此，在“反向混淆”情形下对侵权赔偿数额的认定方法是实务中的争议焦点。
“米家案”引发的思考
浙江省高级人民法院于今年4月26日庭审直播了（2020）浙民终264号案（以下简称“米家案”），该案中联安公司主张小米公司在智能摄像机、无线网关等产品上使用“米家”侵害了其注册的第10054096号“
”商标，一审判决认定小米公司对“米家”的使用构成反向混淆，在计算侵权赔偿额时，认为本案侵权赔偿额确定的依据是“侵权人因侵权所获得的利益”，并最终判赔1200万。二审庭审中，小米公司对于赔偿计算方法和数额均提出质疑，特别是其提出该案属于反向混淆，如果认定侵权，不应适用侵权人因侵权所获得的利益来确定赔偿。
从G2000案、卡斯特案、新百伦案到米家案，反向混淆案件中的高额赔偿一再引起业界的争议，特别是法院按照“正向混淆”的思路进行裁判，忽视“反向混淆”的特殊性，作出高额赔偿的裁判结果，极易造成判决实体不公。
根据《商标法》（2019年修正）第63条规定，“侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。人民法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五百万元以下的赔偿。”
由该规定可知，目前“正向混淆”情形下的侵权赔偿计算方法较为明确，即按照权利人损失、侵权人获利、许可费倍数、法定赔偿的顺序依次进行计算。
“虽然《商标法》第63条没有明确其不适用于“反向混淆”情形，但在“反向混淆”的情形下，上述计算方法真的能照搬适用吗？”
对于权利人损失标准，其依据是侵权损害赔偿的基本原则，即全部赔偿原则。但权利人损失标准即便在“正向混淆”情形下，亦因造成损失的多因性而难以举证，故实际适用比例很低。如果在“反向混淆”情形下适用该标准，则需要以在先商标权人因“反向混淆”侵权所受到的实际财产利益损失作为损害赔偿数额的计算依据。但“反向混淆”侵权往往不会给在先商标权人造成实际的财产利益损失，反而由于商标在后使用人的大量投入，赋予了注册商标更有价值的商誉，提高了注册商标的价值。因此，权利人损失标准适用“反向混淆”的难度更大，实践中几乎没有找到先例。
对于侵权人获利标准是实践中适用较多的方法，如“米家案”、“新百伦案”，但也是引起争议最大的，主要原因在于获利与侵权行为之间的因果关系的认定。“新百伦案”一审判决直接按照侵权商品销售量与该商品单位利润乘积来计算侵权所获得的利益作为侵权赔偿计算的方式，判赔9800万元就引起了广泛的争议。二审判决沿用侵权人获利标准，但强调要“注重侵权人的产品利润总额与侵权行为之间的直接因果关系”，以及考虑新百伦公司本身具有的“经营规模、市场销售量和较高的企业声誉”，尤其是其自身所享有的商标权已经具有的较高的声誉及其所蕴含的良好的商品质量，最终将赔偿数额调整为500万元。对此本文认为，侵权人获利标准一般不宜适用于“反向混淆”案件。仔细研读《商标法》第63条，侵权人获利标准的前提是“因侵权所获得的利益确定”，即获利与侵权行为之间应有直接的因果关系。商标最本质的功能是识别和区分商品及服务来源，这也是商标法所要保护的。在“正向混淆”情况下，商标的识别功能将商品指向商标权人，侵权人的侵权行为利用商标识别的区分功能并获利，因果关系是显而易见的，需要进一步分析论证的主要是商标对侵权获利所起的作用。但“反向混淆”情形下，相关公众会将商标与在后商标使用人而非商标权人联系起来，因此商标权指向商标权人的识别功能并没有发挥，在后商标使用人的侵权行为切断了商标与商标权人之间的联系，但切断联系本身并不能给其带来获利，因此其获利与侵权行为之间没有直接因果关系。换言之，“反向混淆”情况下，在后商标使用人所获得的利益往往与“反向混淆”的关联性很弱，其获利更多的是源自公司实力、市场地位、销售模式、营销力度等因素。如果按照侵权人获利标准计算侵权赔偿金额，极有可能导致小规模在先商标权人“趁火打劫”，利用司法手段不合理地获得高额赔偿，并损害在后商标使用人利益。
对于许可使用费倍数标准，有学者认为，将商标许可使用费作为“反向混淆”损害赔偿的计算标准，相当于在商标权人与在后商标使用人之间建立一个商标强制许可使用的关系，应当假设这种关系的存在并以此计算被告应该支付给原告的许可使用费，进而以此来确定损害赔偿的数额。【2】虽然该标准在学界讨论较多，但司法实践中尚未发现有实际应用案例。本文认为，司法实践中如适用该标准，难度在于需要解决商标权人所主张许可费真实性和合理性的问题，特别是合理性如何认定。在注册商标知名度较低的情况下，如果商标权人主张的许可费较高，即便提供了实际履行的证据，也应该严格审查和审慎认定。
对于法定赔偿标准，是指在权利人损失、侵权人获利、许可费倍数均无法计算时，可以通过法定赔偿，由法院最终确定侵权赔偿金额。在“卡斯特”案件中，原判决依据侵权获利标准，根据被告的销售量并参考张裕公司营业利34.07％与建发公司71.47%的利润率，做出赔偿33734546.26元的判决。最高人民法院则认为商标权人并未证明获益系因侵害其商标权而直接获得，亦未证明其实际因侵权所遭受的损失，故最终采用法定赔偿标准判赔50万元。虽然从法条来看，法定赔偿处于赔偿计算方法的最后一位，相当于兜底性的计算方法，但在商标侵权案件的司法实践中，法定赔偿标准适用的频次远远高于其余三种标准。从侧面体现出，哪怕在普通的“正向混淆”情形下，权利人损失标准、侵权人获利标准、许可费倍数标准的使用频率并不高，实际应用性低。而在“反向混淆”中，在商标权人无法证明其因侵权所遭受的实际损失或在后商标使用人因侵权所获利益的情况下，由法院根据案件的实际情况，特别是综合考虑商标本身的知名度、在先商标权利人在商标经营上投入的成本、在先商标权人公司的生产规模以及在先商标权人、在后商标使用人的主观恶意等因素后，在法定赔偿的额度内对侵权赔偿额进行确定更为适宜。
除了赔偿计算方法适用的特殊性外，本文认为“反向混淆”案件中应对高额赔偿采取更加谨慎的态度。正如在“奥普”案中，最高人民法院指出，基于知识产权保护激励创新的目的和比例原则，知识产权的保护范围和强度要与特定知识产权的创新和贡献程度相适应。只有使保护范围、强度与创新贡献相适应、相匹配，才能真正激励创新、鼓励创造，才符合比例原则的要求。对于商标权的保护强度，应当与其应有的显著性和知名度相适应。而在“反向混淆”的案件中，通常商标权人的商标知名度较低，对商标的投入也较为有限，在后商标使用人并无攀附其商标知名度的恶意，其获利也与侵权行为无因果关系，这种情况下，如果放任“反向混淆”情形中机械照搬正向混淆的侵权赔偿标准，特别是机械地以在后商标使用人侵权行为规模大，获利多等正向混淆中的考量情节判决高额赔偿，很容易造成商标权人不通过努力经营公司来增加商标价值，而是利用没有什么知名度甚至闲置的商标，通过司法手段来与大企业博弈，实现巨额赔偿，甚至在诉讼中弄虚作假。而这还必将助长采用商标抢注的恶劣风气，带来不良的价值导向，毕竟与巨额赔偿相比，申请商标的成本微乎其微。对于在后商标使用人来说，一旦认定“反向混淆”判令停止侵权，辛辛苦苦经营的市场声誉，都成为别人的“嫁衣裳”，在先大量投入就是其为之前“疏忽”或“故意”所付出巨大代价，这足以引导和警示后来者在选择使用商标时更加审慎和避让在先注册商标，实现司法的价值导向作用。同时在先商标权人实际也能利用在后使用人为商标所创造的商誉，从而达到另一种的利益平衡。
结论
“反向混淆”情形下的侵权赔偿问题一直是社会各界关注的话题，随着“米家案”的推进，该话题又重回公众视线。本文认为在权利人损失标准、侵权人获利标准、商标许可费倍数标准无法或难以适用在“反向混淆”情形下，法院从法定赔偿的角度出发，结合原告对商标的成本投入及主观意图，正确理解在后商标使用人的获利、在先商标权利人的损失与涉案标识使用之间的因果关系，以及消费者的购买心理，最终作出能够实现各方利益平衡的判赔额。
注：
【1】李明德-美国知识产权法
【2】杜颖-商标反向混淆构成要件理论及其适用
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
